全球关于标准必要专利许可问题的探索

世界知识产权杂志(WIPO Magazine)2019年2月第1期刊登了一篇关于标准必要专利许可问题的文章，其主要内容如下。

颁布技术标准的标准制定组织通常要求，标准涵盖的专利[称为“标准必要专利”（SEPs）]的专利权人承诺以公平、合理和非歧视(FRAND)的条款许可他们的专利。十多年来，无论是大型企业还是小型企业，其SEPs持有人和标准实施者都在努力应对SEPs许可相关的各种挑战。这些主要挑战包括：双方协商许可、寻求(或避免)禁令、确定FRAND特许权使用费、避免歧视以及寻求赔偿等。随着标准相关技术的日益发展，SEPs许可情况变得越来越复杂。世界各地政府机构已认识到这一点并一直在考虑这些问题，通过注重平衡性、透明度和合理性，使SEPs许可和FRAND特许权使用费的处理方法趋于一致。

　　美国司法部、欧盟委员会、中国广东省高级人民法院和日本专利局都提供了SEPs许可相关问题的指南。虽然由于各国法律、政策、经济考虑和技术成熟程度不同，仍存在着分歧，但这些地区的很多领域在解决SEPs和FRAND问题的方法上正在趋于一致。

　　这种趋同，以及对地区差异的了解，为熟练的SEPs谈判者提供了新的机会。商业模式、市场和市场地位等因素在处理SEPs和FRAND问题时可能比以往任何时候都更重要，部分原因是在那些相似的情况下，通常将获得类似的费率和FRAND条款。因此，企业通过强调相似性或寻找差异，能够获得更好的特许权使用费率和许可条款。预期的清晰度、透明度和对其他争端解决机制(如调解或仲裁)的偏好，也为当事方提供了快速和有效解决标准必要专利问题的其他工具。

1.美国:平衡利益，减少对禁令的限制

　　美国司法部最近讨论了一种针对SEPs和FRAND的新方法，尤其是关于禁令(是否禁止在美国销售标准实施产品)的问题，司法部2013年的声明对此表示反对。2018年美国司法部反垄断部门撤回了2013年的声明，包括在SEPs范围内对禁令的限制。据报道，虽然新指南正在制定中且尚未发布，但美国司法部在2018年几次表达其修订意见，即在SEPs范围内应更容易获得禁令。这种新方法的整体情况仍有待观察，但美国司法部强调平衡实施者和SEPs持有人的利益。SEPs持有人更容易获得禁令，将迫使不情愿的被许可人(他们拒绝接受FRAND许可要约)在退出美国市场和获得许可继续销售之间做出选择。

　　虽然美国司法部尚未发布的新声明，可能会有利于SEPs持有人更容易获得禁令，但美国司法部还强调了透明度、可预测性和利益平衡的必要性。此外，由于标准制定流程经常是由同一行业相互竞争的大型企业共同参与的，美国司法部还对竞争对手通过标准制定活动可能相互勾结表示担忧。虽然越来越多的禁令威胁可能会给专利实施者带来压力，但对平衡性、明确性和可预测性的日益关注，也可能会降低专利实施者的事务性成本。因此，标准制定者和实施者都必须密切关注美国司法部即将发布的声明，并在这种新情况下谨慎行事。

　　2.欧盟委员会：基于效率，促进标准必要专利许可

　　欧盟委员会于2017年底发布了最新的SEPs方案，并在2018年成立了SEPs许可和评估专家组。欧盟委员会的做法旨在建立一个有效、平衡、平稳和可预测性的框架，反映其鼓励技术发展和广泛使用技术标准的目标。

　　为了提高效率并促进谈判，欧盟委员会呼吁标准制定组织提高SEPs相关信息的透明度、质量和可访问性。欧盟委员会指出，SEPs持有人通常会过度申报(宣称专利是标准必不可少的部分，但其实不是)。通常，此类组织不会评估专利是否真的是标准的必要部分。缺乏审查可能会使此类声明不可靠。此外，SEPs许可的透明度存在障碍，目前大多数标准制定组织缺乏提供SEPs检索及其许可相关信息的平台。欧盟委员会提出并阐述了这些担忧，并似乎倾向于对标准制定组织提出新的要求，这可能是消除或降低这些障碍的最佳方式。

　　FRAND许可条款不是通用的。相反，许可费率和其他许可条款可能因部门、地区和时间的不同而不同。尽管FRAND许可条款包括“非歧视”，但也只适用于所谓的“情况相似”的被许可方。欧盟委员会认为，FRAND应该基于效率、对SEPs持有人和实施者的合理期望以及标准的广泛使用等因素来确定。由于FRAND条款经常引起争议，因此，欧盟委员会鼓励采用调解和仲裁等替代争端解决机制，以降低事务性成本。

　　3.中国：强调过错原则，解决标准必要专利许可问题

　　中国广东省高级人民法院最近也发布了SEPs指南，详细介绍了地方法院如何解决与SEPs有关的纠纷，包括当某些行为违反中国的反垄断法时如何确定FRAND特许权使用费率，以及将导致禁令的情况。与欧盟的做法一样，中国的指南强调在做出这些决定时，SEPs持有人、被许可人和公众之间的利益平衡。

　　但是，中国的指南在很大程度上不利于禁令。根据该指南，只有在实施者明显有过错而SEPs持有人没有过错（或相对较少过错）的情况下，法院才应授予禁令。中国的指南使用了几个例子来说明什么时候有/没有禁令，在这个重要的问题上提供了一些清晰的说明。这些例子表明，侵权人明显存在恶意，或者至少存在某种恶意迹象，才能证明禁止的合理性。

　　中国指南主张采用自上而下的方法，根据持有人拥有的SEPs专利数量相对于SEPs专利总数来计算特许权使用费，并通过可比许可进行调整。尽管指南允许法院使用其他方法，但规定的方法可能会占主导地位。

　　4.日本：新指南提供中立、详细、实用的指导

　　2018年日本特许厅发布了有关SEPs和FRAND问题的指南。该指南针对SEPs谈判，提供了有关许可证谈判的实用指南，并对SEPs和FRAND问题以及世界各地法院的解决办法进行了全面分析。该指南得益于全球在SEPs和FRAND关键问题上的决策和政策的趋同，为SEPs所有者和实施者提供了结构化的框架和用于协商SEPs许可的行动计划。详细的分步行动计划和日本特许厅关于解决FRAND争端背后的原因的讨论，对于新加入SEPs的企业来说尤其有用。虽然对日本法院没有约束力，但它为那些寻求理解SEPs、谈判FRAND、做出明智而平衡的决定的人提供了一种实用、慎重的方法。

　　5. FRAND条款应根据各自的独特情况达成一致

　　虽然世界各国政府机构近期对SEPs和FRAND采取的行动有所不同，但是在一些关键领域的认识趋于一致。大多数都对FRAND做出平衡的决定，在处理SEPs时，以清晰度和透明度为目标来寻求方法，帮助企业实现确定性。然而，FRAND并不是一个万能的或固定的数字。熟练的谈判者可以创造性地利用自己的业务、市场和产品的独特性。SEPs、FRAND、禁令和许可条款不仅仅是法律问题，还涉及良好的商业策略和竞争决策。熟悉这些的决策者，无论是趋同的观点还是持续的分歧，都可能降低交易成本，并根据各自的独特情况达成相互同意的FRAND条款。实用性、灵活性和业务实际仍然是追求独特、有益和灵活许可时需要考虑的关键因素。